A Diretiva de Software de 2005 na Europa

O processo da Diretiva de Programa de Computador iniciou em 1997 quando a Comissão européia preparou um Green paper sobre a patente comunitária em que também debateu a questão da patenteabilidade de software. O processo sofreu atrasos pela oposição do movimento de Software livre e pela prioridade na agenda pela patente comunitária. Um consulta pública foi aberta em 2000. O primeiro esboço de diretiva surgiria apenas em 2020 com uma abordagem conservadora que essencialmente preservava as práticas de exame já consolidadas no EPO. Submetida ao plenário em setembro de 2003 o texto sofreu severas restrições que segundo Stefan Shoche[1] incluíram ameaças ao relator da proposta. Passeatas de cerca de 500 manifestantes contra a patenteabilidade de software foram realizadas na entrada do Parlamento Europeu em Bruxelas, no que ficou conhecida como “passeata dos nerds”.[2] As centenas de emendas recebidas pelo Parlamento Europeu, sob intenso lobby do movimento de software livre sobre delegados da bancada do Partido verde principalmente, virtualmente vetavam a possibilidade de qualquer patente de invenção implementada por software onde a diferença com o estado da técnica residia no software. A Comissão Europeia apresentou uma proposta comum[3] (documento nº 9713/04 de 24 de maio de 2004) que restaurava a proposta original. Diversas delegações, incluindo Holanda, Hungria, Letônia, Polônia, Dinamarca e Chipre embora tivessem aprovada a proposta de maio de 2004 voltaram atrás e expressaram reservas com o texto. A inviabilidade de se aprovar centenas de emendas em tempo reduzido fez com que a maioria das delegações rejeitassem a proposta[4] que tratava da patenteabilidade de software por 648 votos contra a Diretiva e apenas 14 a favor, em sessão plenária em julho de 2005 de modo que as provisões legais na Europa permaneceram sem qualquer modificação, o que curiosamente foi visto como uma vitória pelo movimento de software livre. A EPO concedeu milhares de patentes de invenção implementadas por software concedidas[5]e o Boards of Appeal tem confirmado tais patentes, das quais se destacam duas decisões[6] (T333/95 de 1997 e T1173/97 de 1998) que estabelecem como critério para tais concessões a exigência da solução de um problema de natureza técnica[7]. Com a não aprovação da Diretiva, a concessão de patentes de invenção implementadas por software por parte da EPO (sujeita às regulamentações da Convenção Européia de Patentes EPC e do Boards of Appeal), manteve-se sem qualquer mudança quanto as diretrizes de exame. Com as decisões Bilski e Comiskey do CAFC nos Estados Unidos revertendo a tendência liberalizante na concessão de patentes implementadas por software, as pressões tem aumentado na Europa no sentido de se confirmar as diretrizes da EPO mesmo após a não aprovação da Diretiva.

A Diretiva Européia de Software rejeitada pela Comunidade Econômica Européia em 2005 negava a possibilidade de uma reivindicação de programa de computador “admitir reivindicações para produtos relativos a programas de computador, quer por si sós, quer numa portadora, dado que isso poderia ser considerado como admitindo patentes para programas de computador enquanto tais". A mesma Diretiva delimita as proteções de patentes e Direito autoral: “Por outro lado, para efeitos da Diretiva 91/250/CEE relativa à proteção jurídica dos programas de computador, a proteção por direitos de autor é concedida à expressão particular, sob qualquer forma, de um programa de computador, ao passo que os princípios e ideias nos quais assenta qualquer elemento de um programa de computador, incluindo aqueles em que assentam as suas interfaces, não são protegidos. Será concedida a um programa de computador a proteção ao abrigo dos direitos de autor, se a forma de expressão for original, ou seja, uma criação intelectual própria do autor. Na prática, isso significa que os direitos de autor subsistiriam na expressão de qualquer forma de código-fonte ou do código-objeto, mas não subsistiriam nos princípios e ideias subjacentes do código-fonte ou do código-objeto de um programa. Os direitos de autor proíbem uma reprodução substancial do código-fonte ou do código-objeto, mas não impedem as muitas formas alternativas de exprimir os mesmos princípios e ideias num código-fonte ou num código-objeto diferente. Também não protegem contra o desenvolvimento de um programa idêntico ou substancialmente idêntico, sem o conhecimento dos direitos de autor existentes”.

Tal divergência de interpretação quanto a patenteabilidade de programas de computador vinha sendo alimentada em uma série de ocasiões: pelo fracasso[8] da proposta de se eliminar a restrição a programas de computador do Artigo 52 da EPC em 2002 diante das oposições de Dinamarca, França e Alemanha (Philip Leith[9] atribuiu a oposição da França a baixa inovação das indústrias francesas de software); pela resistência do movimento de software livre contra patenteabilidade de invenções implementadas por software particularmente no êxito deste lobby, com apoio dos deputados do Partido Verde em rejeitar a Diretiva de Software[10] votada no Parlamento Europeu em 2005 (a versão em votação sofreu emendas no texto original por parte dos opositores que acabaram conduzindo a um texto contraditório o que levou a rejeição do texto final mesmo por aqueles que apoiavam a proposta original[11]) e por fim na resistência as ditas patentes manifestada por países do leste europeu, tais como Polônia, com reduzida inovação local na indústria de software, recém egressos na Comunidade Européia, e portanto, sem a tradição da EPO na concessão de tais patentes.[12]

Para Philip Leith o efeito do debate sobre a Diretiva de Software foi aumentar o desejo da Comissão Européia em assumir o controle da EPO.[13] O Parlamento Europeu rejeitou em 7 de julho de 2005 a posição comum do Conselho sobre a patenteabilidade do software por 648 votos contra, 14 a favor e 18 abstenções. Foi a primeira vez na história parlamentar que os deputados rejeitaram um texto em segunda leitura no processo de co-decisão.[14] Segundo o relator Michel Rocard (PSE/FR) esta legislação "não está madura para ser adotada". Para Nicolas Binctin os debates no parlamento “foram marcados tanto por uma ignorância sobre a unidade dos bens intelectuais quanto por uma ausência de análises sobre o regime de patentes. Toda a argumentação fundamentada na negação da possibilidade de se exercer um direito de propriedade sobre programas de computador está fundamentalmente errada, pois os programas de computador já são objeto de um regime de propriedade. Toda diabolização das patentes, é tão absurda quanto a exposição sobre a ineficácia ou a fragilidade de apropriação do direito de autor”. Os debates liderados por grupos ligados ao movimento de software livre constituem falsos debates na medida que a argumentação de que o direito de propriedade sobre programas de computador já é exercido pelo direito de autor e o próprio movimento de software livre baseia neste direito para poder distribuir suas licenças de software livre.[15]

Passeata em Bruxelas em 2004 contra patentes de software [16]

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[1] SCHOHE, Stefan; APPELT, Christian; GODDAR, Heinz. Patenting software-related inventions in Europe. In: TAKENAKA, Toshiko. Patent law and theory: a handbook of contemporary research,Cheltenham:Edward Elgar, 2008, p.336

[2] http://www.zdnet.com/developers-and-mimes-protest-software-patents-3039115971/

[3] http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209713%202004%20INIT

[4] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2002/com2002_0092pt01.pdf

[5] http://www.answers.com/topic/ software-patents-under-the-european-patent-convention

[6] http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t950333eu1.htm

http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t971173ex1.htm

[7] http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/brochure/cii/cii_brochure.pdf

[8] http://www.ladas.com/BULLETINS/2002/0202Bulletin/EuropeanPatentConvRevision.html

[9] Software and Patents in Europe, Philip Leith, Cambridge:Cambridge University Press, 2007, p.22

[10] http://en.wikipedia.org/wiki/Proposed_directive_on_the_patentability_of_computer-implemented_inventions

[11] http://ipkitten.blogspot.nl/2007/01/software-patents-yes-or-no.html

[12] no "written statement" apresentado pela Polônia para G 3/08, o Sumário consta: “A claimed subject matter, which consists only of instructions performed by conventional hardware for data processing, also called a computer program or a computer implemented solution, is not an invention in the sense of the patent law, irrespective of the form in which it has been claimed. The technical character is not a formal requirement, in order to fulfill it, it is not enough to use a technical form or describe an abstract subject of an application by means of technical terms. (…) There is no technical contribution in case when an element that matters in a claimed solution does not require a new hardware or a new combination of previous hardware, does not remove any noticeable drawbacks and is connected merely with correction of a non-technical part. The technical character has to be present in the solution, it is not enough if it is in the problem or the results.” http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/pending/briefs.html

[13] Software and Patents in Europe, Philip Leith, Cambridge:Cambridge University Press, 2007, p.72

[14] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20050706-1+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT#SECTION1

[15] WEIDI, H. Les perspectives d’ avenir sur la brevetabilite des logiciells, Rev. Du Marché intérieur et de l’Union européenne, n.491, sep 2005, p.510. cf. BINCTIN, Nicolas. Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ:Paris, 2012, p.300

[16] http://spectrum.ieee.org/at-work/innovation/europe-struggles-over-software-patents

Jurisprudência: MU sem unidade técnico funcional

Em CSN v. INPI o TRF2 [1] analisou a MU7501915 referente a módulo composto para edificações de casas pré fabricadas caracterizado por  apresentar painéis (1), encaixáveis entre dois ou mais painéis (2), por meio de dobras (12), ditos painéis (1) revestidos internamente por uma camada de gesso acartonado (3) e por um isolante térmico (4) no lado oposto ao da camada de gesso (3); ditos painéis (1) dotados ainda, no lado do isolante térmico (4), de cobertura formada por chapas  de madeira na forma de placas (5), revestidas por placas plásticas (6), placas estas dotadas numa de suas bordas de orifícios (7) fixáveis nas chapas de madeira (5), ditas placas plásticas (6) estruturadas de modo a formar dobras (8) e (9), imitando tábuas dispostas transversalmente (10), de modo, que cada linha de dobra final para acabamento (11) oculte a linha de orifício (7).

INPI entendeu que "se considerarmos o painel descrito em GB850643 em conjunto com a matéria descrita em GB2168731, entendemos não haver ato inventivo na utilização de um painel compreendendo uma estrutura metálica construída por chapas galvanizadas, dobradas nas extremidades, de modo a formar perfis característicos, recebendo cobertura interna em gesso, dotado de revestimento adequado, conforme ensina GB850643, associado a um revestimento feito com perfis acanelados intertravados, conforme ensinado em GB2168731. A previsão de furos para pregação bem como a confecção de perfis de revestimento em PVC ou vinil é  expediente comum na técnica e não caracteriza um modelo de utilidade".

GB850643

O INPI questionou a falta de unidade técnico funcional: " Não existe na matéria reivindicada nenhuma característica nos painéis (1) que coopere de forma atuante com os perfis (6) de modo a que os mesmos tenham necessariamente que ser utilizados em conjunto formando um único modelo. Na verdade, os painéis (1) poderiam ser revestidos por perfis como os de GB2168731, assim como os painéis descritos em GB850643 poderiam ser revestidos pelos perfis (6) da patente MU7501915. A matéria definida na reivindicação 1 falha em garantir uma unidade técnico funcional e corporal do objeto".

GB2168731

Segundo a juiza: "O fato de ser um modelo de utilidade considerado novo não implica necessariamente na existência de ato inventivo, tendo em vista que são requisitos substancialmente distintos. Para que haja ato inventivo, a nova forma tem que resultar em melhor utilização, eis que os modelos de utilidade visam a melhorar o uso ou a utilidade dos produtos, dotando-os de maior eficiência ou comodidade em sua utilização por meio de nova configuração. Em outras palavras, a existência de ato inventivo corresponde à obtenção de maior comodidade e eficácia de emprego, sendo que esta evolução não pode ser considerada comum do ponto de vista técnico, nos termos do que dispõe o art. 14 da LPI".

A juíza acolhe argumento do INPI o qual argumenta: "A falta de novidade é um elemento concreto e facilmente comprovável, o que não ocorreu neste caso. Por outro lado, ato inventivo é um conceito extremamente subjetivo. Neste caso a conclusão pela ausência de ato inventivo foi motivada principalmente pela falta de unidade técnico-funcional. A matéria da patente compreende dois aspectos distintos e não relacionados tecnicamente entre si, os quais, individualmente são conhecidos e em conjunto não definem ato inventivo porque não cooperam ou interagem entre si" . Segundo a juíza: "O fato de não se referirem as várias técnicas construtivas a um objeto íntegro enquanto unidade corporal afasta a existência de ato inventivo". 

[1] TRF2, Apelação Cível 2003.51.01.500794-6 CSN v. INPI Relatora: Liliane Roriz, Segunda Turma Especializada, Data Decisão: 18/12/2012

Jurisprudência: backlog do INPI

Segundo o acórdão do TRF2: "Trata-se de apelação cível interposta pelo INPI contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Palácio da Ferramenta, Máquinas, em face de omissão do presidente do INPI quanto à análise e decisão do processo administrativo de nulidade apresentado pela impetrante contra o registro nº 822.859.416, referente à marca mista "Palácio das Ferramentas".

A impetrante (Palácio Da Ferramenta Máquinas Ltda), na petição inicial, alega que apresentou o referido processo administrativo de nulidade, em 14/07/2008, e que, passado quase cinco anos do seu protocolo, os autos do processo ainda encontram-se nas prateleiras do INPI sem qualquer previsão de prazo para uma decisão.  Sustenta que não há justificativa plausível para tamanha inércia da Autarquia, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança objetivando compelir a autoridade impetrada a proceder a imediata análise do processo administrativo de nulidade apresentado contra o registro nº 822.859.416.

Em suas razões recursais, de fls. 123/135, a apelante (INPI) sustenta que a decisão fere princípios básicos que norteiam a Administração Pública, bem como viola a independência e harmonia dos poderes, conforme estabelecido na Constituição Federal.  Assevera que não cabe ao Judiciário substituir a Administração quanto à conveniência e oportunidade para exame do ato administrativo, como também não lhe cabe atropelar o trâmite do processamento administrativo, informando que no caso em tela não se tem um ato administrativo constituído, mas sim um processo administrativo em curso, o que inviabilizaria a sentença proferida.  Enfatiza que a manutenção da sentença abrirá sério precedente, com efeito de desorganização da vida administrativa e graves repercussões no interesse público. 

Com efeito, não se afigura razoável, e tampouco atende aos ditames do art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, da Constituição Federal, que a Autarquia Impetrada (INPI) demore mais de 5 (cinco) anos para exarar decisão sobre matéria que está inserida em sua competência institucional, afrontando, com isso, manifesto direito da impetrante de ter seu pleito solucionado. Por outro lado, não há qualquer inconstitucionalidade que objetivamente decorra do julgado, como alega o recorrente (INPI), uma vez que o comando sentencial visa apenas resguardar direito da impetrante (Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda), necessitando desta forma, para que se alcance tal mister, seja balizada a atuação do ente público. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso (do INPI), mantendo na íntegra a sentença recorrida. Outrossim, tendo em vista que a executoriedade do mandado de segurança é imediata, deve o INPI proferir decisão final no Processo Administrativo de Nulidade do registro nº 822.859.416, no prazo de 10 (dez) dias [1]."

[1] TRF2, Apelação Cível n. 2013.51.01.002775-4 INPI v. Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda, Relator: Des. Antonio Ivan Athié, Primeira Turam Especializada, Decisão: 15/05/2014

CPI: pedido de garantia de prioridade

Pela LPI a figura de “pedido de garantia de prioridade” deixa de existir, sendo substituída pela prioridade interna (artigo 17 da LPI). O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade que solicite prioridade interna, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 ano.

No caso de acréscimos de matéria, estes serão considerados com base no parágrafo 1^o do artigo 17 da LPI “a prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida”. O pedido original é definitivamente arquivado e o pedido posterior é o que deve ser submetido a exame.

No caso do requerente retirar matéria do pedido original e desejar manter o pedido original, então deverá solicitar a divisão do pedido original (artigo 26 da LPI) ao invés de prioridade interna. No caso de prioridade interna tanto o pedido original quanto o posterior são pedidos de patente completos (com relatório descritivo, desenhos, quadro reivindicatório) cada qual com sua numeração.

No CPI 5772/71 a garantia de prioridade tinha a proposta se salvaguardar o direito do inventor quando este pretendesse fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas (Artigo 7 da Lei 5772/71). O pedido de garantia de prioridade deveria ser circunstanciado e as reivindicações poderiam ser dispensadas. No período de um ano o requerente deveria apresentar pedido definitivo caso contrário a matéria apresentada na garantia de prioridade passaria a integrar o domínio público.

Alexandre Gnocchi criticava a garantia de prioridade tal como definida no CPI/71 pois, segundo ele, no caso do requerente não apresentar o pedido definitivo no prazo legal, a garantia de prioridade ao entrar em domínio público privaria o requerente de solicitar pedido posterior sobre mesma matéria. Como a garantia de prioridade se tratava de pedido incompleto, não teria condições de subsistir como pedido de patente válido. [1] O fato de ser um pedido circunstanciado causava problemas de interpretação quanto a eventuais acréscimos de matéria.

Segundo Gabriel Di Blasi[2] o instrumento de garantia de prioridade não era eficaz para resolver o problema da divulgação do inventor antes do depósito do pedido de patente uma vez que exigia de qualquer forma o depósito de um pedido circunstanciado: “Além do mais, basta ressaltar que o mencionado pedido de garantia de prioridade tinha praticamente o mesmo tamanho e conteúdo do pedido de patente propriamente dito, dando o mesmo trabalho para ser preparado e depositado, o que fez com que tal instituto quase caísse em desuso no período em que vigente o antigo CPI, tendo sido utilizado apenas em situações excepcionais”.[3]

Segundo o Artigo 8º da Lei nº 5772/71 findos os prazos estabelecidos no § 1° do artigo 7º, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público a invenção, modelos ou desenho. Nesse sentido o INPI publicou um total de 353 extinções de garantia de prioridade (código 15.13 na RPI). Com esta publicação estes pedidos tornavam-se disponíveis para pesquisa no banco de patentes do INPI em papel, desta forma tais documentos podem ser usados como estado da técnica a partir da data de publicação do 15.13. O conteúdo destes pedidos não foi enviado em formato eletrônico para bancos de patentes como o espacenet.

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[1] Propriedade Industrial: patentes de invenção, Alexandre Gnocchi, São Paulo:Inventa, 1981, p.52

[2] A propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Gabriel Di Blasi, Ed. Forense: 2010, p.39

[3] Propriedade Intelectual: homenagem ao Ministro Carlos Fernando Mathias de Souza. Eduardo Salles Pimenta, Ed. Letras Jurídicas, 2010, p.129

Métodos de fazer negócios nos EUA: será o fim ?

O US. Bancorp v. Solutran [1] o PTAB analisou a patenteabilidade de US8311945 referente a método de processamento de cheques que envolve o processamento da imagem do cheque para reconhecimento de informação MICR (Magnetic ink character recognition) realizar um crédito respectivo na conta do comerciante, criar uma imagem digital referenciada ao MICR e realizar a comparação destas imagens para comparar encontrar a correspondência. O PTAB concluiu que as referências a cheques, códigos MICR e leitura digital das imagens assim como computadores utilizados são de conhecimento do estado da técnica e não representam características que possam ser consideradas novas ou não óbvias diante do estado da técnica. Desta forma a Bancorp tentando justificar a anulação da patente alegou que a reivindicação pleiteia “nada mais do que uma ideia de uma entidade não comercial realizando a verificação de cheques, de modo que tal reivindicação configura nada mais do que etapas mentais, com atividades pós solução consideradas insignificantes, assim como componentes da hardware convencionais para realizar funções básicas de um computador”. O PTAB, contudo, negou tal argumentação ao considerar como um erro dirigir a análise de uma reivindicação de métodos para usas etapas individuais de forma isolada, quando a reivindicação deva ser examinada como um todo. Desta forma o PTAB conclui que a reivindicação pleiteia um método de processamento de cheques que enquadra como um processo físico e não como ideia abstrata.[2]

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[1] U.S. Bancorp v. Solutran, Inc., Case No. CBM2014-00076, 2014 WL 3943913 (PTAB Aug. 7, 2014)

[2] BORELLA, Michel. U.S. Bancorp v. Solutran, Inc. (PTAB 2014) 10/09/2014 http://www.patentdocs.org/2014/09/us-bancorp-v-solutran-inc-ptab-2014.html

Jurisprudência: falta de novidade por uso comercial anterior

O TRF4[1] em INPI e Raumak Máquinas v. Tecnotok Ltda. considerou como não tendo novidade a PI9603858 referente a enfardadeira automática projetada para efetuar pacotes em sacos (fardos) de plástico pré-formados automaticamente a partir de uma bobina de filme plástico e depositada no Brasil em 17/09/1996. A patente foi concedida pelo INPI em primeiro exame e mantida após nulidade administrativa. A autora do pedido de nulidade alegou que uma empresa brasileira havia colocado no mercado brasileiro uma máquina empacotadeira de mesmas características da patente PI9603858 ao importar a mesma da Mainar CIFAG, empresa argentina, e patenteada na Argentina AR000660. A patente argentina embora de depósito na Argentina anterior ao depósito da patente PI9603858 teve sua publicação em 10/07/1997 posteriormente ao depósito da patente brasileira (17/09/1996). Esta patente AR000660 porém não foi depositada no Brasil. O INPI por sua vez alegou que a PI 9603858-6 não pode ser confrontada com a máquina apresentada diante de seu estado inadequado de conservação. Entende que não existe similaridade entre as duas máquinas, devendo ser julgado improcedente a ação. O perito judicial por sua vez identificou uma multiplicidade de distinções entre os modelos, muitos deles configurados como diferenças absolutamente marcantes em mais de 20 itens dentre os analisados no caso dos autos. O juiz contudo conclui com base em notas fiscais que a máquina produzida na Argentina foi importada no Brasil em 09/08/19996, anteriormente, portanto, ao depósito da PI9603858 no Brasil, antecipando a novidade da patente.

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[1] TRF4, Apelação Cível, n. 5001050-11.2012.404.7209, INPI e Raumak v. Tecnotok Ind. Máquinas Ltda, Relator: Fernando Quadros da Silva, Terceira Turma, Decisão: 10/09/2014, Fonte: DE 15/09/2014 http://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=6921340

Cubo de Rubik: efeitos técnicos e estéticos

Para Pollaud Dulian beleza e funcionalidade estão muitas vezes ligadas, por exemplo, uma forma aerodinâmica é geralmente percebida como bela.[1] Para Roubier os desenhos e modelos industriais tem como objetivo a aprovação e não a utilidade, trata-se de um trabalho artístico. Para Pollaud Dulian a ideia de utilidade e progresso técnico não pode ser transportada  do direito de patentes para o direitos dos desenhos e modelos industriais. A forma ditada exclusivamente por imperativos técnicos deve ser protegida por patentes. Para Pollaud Dulian: “o desenho ou o modelo confere a um objeto industrial uma fisionomia, um efeito exterior particular, uma aparência, que nem sempre é fácil distinguir das características e efeitos técnicos deste objeto [...] quando a forma é puramente funcional (purement fonctionnelle) este exclui a proteção por direito de desenhos e modelos industriais como pelo direito de autor”. Nos casos em que a forma apresente efeitos estéticos e técnicos inseparáveis, ou seja quando a forma estética é determinada por restrições técnicas, a única proteção possível será aquela conferida pelo direito de patentes.[2] No caso em que esta forma técnica não seja considerada nova não restará qualquer proteção para o objeto. Segundo Pollaud Dulian: “esta solução pode parecer a priori injusta. Ela contudo é razoável porque evita que uma técnica não patenteável seja protegida por mais tempo que uma invenção patenteável e protegida por um direito nada adequado. De fato, a partir do momento em que não se pode dissociar forma e efeito técnico, não haverá na verdade uma criação de forma, o efeito estético é contingente e involutário”.

Por exemplo, o jogo cubo mágico de Rubik trata de um novo desafio intelectual. Neste caso o problema está não na regra do jogo (não patenteável) mas em como construir um cubo que permita o deslocamento de seus elementos em diferentes direções. O cubo de Rubik original US4378116 é um conjunto de dimensões 3 x 3 x 3 formado por 26 cubos menores em que cada fatia pode girar de forma independente. Cada cubinho contém um pedaço de uma esfera no centro que faz a ligação. [3] A Corte de Paris concluiu que estas cores que codificam a superfície de cada cubinho admite diferentes opções e tal ornamentação pode ser protegida por modelo industrial, uma vez que é dissociada do mecanismo de movimentação do cubo.[4]

US4378116

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[1] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.506

[2] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.530

[3] BELLOS, Alex. Alex no país dos números: uma viagem ao mundo maravilhoso da matemática. São Paulo:Cia das Letras, 2011, p.264

[4] Paris, 25 junho 1987, PIBD, 1987, n.420.III.402 cf. POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.534

Indefinição na reivindicação

Em Interval Licensing v. AOL[1] o Federal Circuit aplicou o teste de para falta de clareza (indefiniteness) em uma reivindicação tal como estabelecido na decisão da Suprema Corte em Nautilus v. Biosig e conclui que o termo “discreto” (inobtrusive) é altamente subjetivo e, portanto, as reivindicações devem ser consideradas inválidas diante da falta de informações no relatório descritivo e no processamento do pedido junto ao USPTO que possa esclarecer o significado do termo. A patente US6034652 trata de gerenciador de atenção para ocupação da atenção periférica de uma pessoa na vizinhança de um monitor de vídeo. A patente mostra duas implementações na forma de screen saver durante período de inatividade e de papel de parede que exibe imagens de fundo. O método reivindicado descreve a exibição de conteúdo no monitor de forma discreta (unobtrusive) de tal forma que não distraia o usuário. A Interval alegou que o relatório descritivo cita um exemplo de implementação desta forma “discreta” de apresentação de informação que poderia se dar apresentando-se as informações em áreas não usadas da tela. O Federal Circuit considerou que isto não pode ser considerado uma definição do termo mas apenas um mero exemplo, caso contrário o redator teria escolhido “i.e.” ao invés de “por ex.”. Segundo o Federal Circuit: “e se a imagem exibida ocupasse 20% do espaço da tela ocupada pela aplicaão principal que o usário está interagindo ? esta imagem poderia ser considerada discreta ? O relatório descritivo não fornece nenhuma indicação , deixando o técnico no assunto recorrer a subjetividade de cada pessoa [...] Tal ambigüidade repousa denttro da zona de incerteza que nos alerta a Suprema Corte no caso Nautilus”.[2]

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[1] http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1282.Opinion.9-9-2014.1.PDF

[2] BRINCKERHOFF, Courtenay C., Court finds patent indefiniteness in unobtrusive claims, 15/09/2014, www.lexology.com

Indenizações em contrafação de patente

Segundo o artigo 208 da LPI, a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, o que está em conformidade com o artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e artigo 927: “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

O Código Civil no artigo 402 estabelece que “Salvo as exceções expressamente previstas em Lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar” ou seja, além do dano patrimonial (de difícil comprovação) o Código Civil vislumbra a possibilidade da parte lesada ser indenizada na quantia que deixou de lucrar e nesse sentido o artigo 210 da LPI estabelece que os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Ou seja, o artigo 208 não limita a indenização por danos patrimoniais, no âmbito da propriedade industrial, aos lucros cessantes, visto que o caput do artigo 209 da LPI ressalva o prejudicado o direito ao ressarcimento também de prejuízos causados por ato de violação de propriedade industrial e atos de concorrência desleal. Independentemente do critério eleito pelo prejudicado, os lucros cessantes serão efetivamente apurados na fase de liquidação da sentença, por arbitramento através de perícia[1].

Segundo os integrantes do escritório Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira[2] o artigo 208 da LPI poderia ser suprimido sem qualquer prejuízo material, visto que seu texto, além de impreciso, foi reproduzido na íntegra no inciso I do artigo 210.

Segundo o TJSP[3] “a restitutio in integrum deve alcançar, independentemente da existência de gravame efetivo, toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em decorrência do ilícito, porque se deve presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por este corresponde a uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender”. Além destes o titular da patente pode requerer reparação a eventual dano moral sofrido (artigo 186 do Código Civil e Súmulas 37 “são acumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos de mesmo fato” e 227 “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” do Superior Tribunal de Justiça[4]).

Segundo Tribunal de 1^a instância em São Paulo[5]: “no tocante às perdas e danos, a pretensão encontra amparo no artigo 44 da Lei Federal n.9279/96. Constatada a violação da patente (fato esse que se infere na inequívoca habilitação das rés na licitação), pertinente o arbitramento de indenização. A reparação consistirá no valor integral da efetiva venda dos produtos contrafeitos a partir de 28.10.1997 (data incontroversa da publicação do pedido de patente), a ser apurado em regular liquidação de sentença por artigos após o trãnsito em julgado (CPC artigos 608 e 609)”.

Na França o cálculo de indenização segundo o artigo L.615-7 envolve em primeiro lugar o número de atos de contrafação e de objetos contrafeitos.  Em seguida deve-se calcular os benefícios auferidos pelo contrafator com a contrafação. Neste cálculo contabiliza-se as consequências econômicas negativas (lucros cessantes, perdas sofridas pelo titular da patente) somadas ao prejuízo moral. Uma alternativa é considerar que a indenização não deve ser inferior aos valores que teriam sido cobrados pelo titular caso tivesse licenciado a tecnologia para o acusado de contrafação. No cálculo de lucros cessantes deve-se levar em conta problemas comerciais causados pela contrafação como perda de margem de lucro devido a concorrência de produtos contrafeitos vendidos a um preço inferior, a perda de oportunidades de licenciamento e a impossibilidade de cessão da patente tendo em vista a presença do contrafator no mercado. O artigo 13 da Diretiva n.2004/48 e artigo L.615-7 exige que se considere os benefícios obtidos injustamente pelo contrafator. Segundo Pollaud Dulian: “Assim quando a patente não é explorada ou não tiver sido explorada por conta do contrafator, deve-se contabilizar a totalidade os benefícios auferidos pelo contrafator. Quando o produto patenteado aufere margens de lucro inferiores aos dos objetos contrafator, ele tem o direito de obter pelo que poderia realizar considerando uma margem aumentada pela diferença das duas margens de modo a privar o contrafator da integralidade de seu benefício”.[6] Quanto ao dano moral, a má qualidade dos produtos contrafeitos pode lançar descrédito ao produto principal que atenta quanto a moral do titular da patente.

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[1] Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Rio de Janeiro:Renovar, 2001 p. 437

[2] Dannemann, op.cit., p. 430

[3] TJSP Apelação Cível, n°213795-1, Cia Brasileira de Alumínio e Sérgio Esteves Reys, relator: Cezar Peluzo. 21/03/1995 apud Uma Introdução à propriedade intelectual, Denis Barbosa, Rio de Janeiro:Lumen Juris, p. 128, apud Patentes de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação, Fernando Eid Philipp, São Paulo:Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p.96

[4] Minuta de Respostas ao Questionário enviado pela ASIPI intitulado “Proyecto – Indemnización por violación de derechos de propriedad intelectual”, agosto 2003, ABPI, Rio de Janeiro

[5] 13^a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, processo n.000.05.020816-0, Abott Laboratórios do Brasil Ltda. x Aurobindo Pharma Ltda. apud Patentes de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação, Fernando Eid Philipp, São Paulo:Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p.108

[6] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.431

Tratados Internacionais em PI: quem decide ?

Nos Estados Unidos o artigo 1º seção 8º da Constituição[1] estabelece que as negociações de acordos internacionais sobre propriedade industrial devam são feitas pelo Congresso norte americano, ao contrário do Brasil em que estes acordos são negociados com o executivo e sua diplomacia. Para José Antonio Dias Toffoli, Ministro do STF, em Seminário promovido no Rio de Janeiro em 2010, o sistema de propriedade intelectual coloca em debate a questão da supremacia dos Tratados Internacionais perante a legislação interna. Em primeiro lugar por conta da globalização que ameaça a soberania nacional ao defender um direito supranacional e o status constitucional de Tratado Internacionais. Para o Ministro é questionável o procedimento de restringir as negociações destes Acordos à burocracia do Ministério das Relações Exteriores, quando questões constitucionais são democraticamente debatidas no Congresso Nacional[2].

A PEC 35/2011 do senador Eduardo Suplicy (PT) revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal, a fim de tornar privativa do Senado Federal a competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais.[3]

    Nas discussões do Protocolo de Ouro Preto (POP) no âmbito do Mercosul a faculdade de enviar "Recomendações" ao Conselho foi objeto de controvérsias no Parlamento brasileiro. Segundo o art. 26 do POP a Comissão Parlamentar Conjunta apresenta Recomendações ao Conselho do Mercosul por intermédio do Grupo. Alguns parlamentares recorreram a Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal argumentando que este artigo conferia um poder de julgamento ao Grupo (formado exclusivamente por membros do Executivo) que feriria a cláusula constitucional de independência dos poderes. A Comissão respondeu que se tratava apenas de Recomendações e desta forma o Protocolo de Ouro Preto pode ser aprovado sem reservas.[4]

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[1] The Congress shall have Power [...]To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_transcript.html

[2] TOFFOLI, José Antonio Dias. A internalização de Tratados Internacionais e sua repercussão no desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Seminário Parcerias tecnológicas e o ambiente jurídico de propriedade intelectual no Brasil e nos Estados Unidos”, realizado no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, no dia 10 de dezembro de 2010.

[3] http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=100215

[4] VENTURA, Deisy. As assimetrias entre o Mercosul e a União Europeia, Manole:Saõ Paulo, 2003, p.94

Licença compulsória na França

Na França a falta de exploração de uma patente pode dar fundamento a licenças compulsórias conforme artigos L.613-11 a L.613-14. Segundo Pouillet: “as patentes devem servir para garantir a marcha do progresso; elas não podem se transformar em barreiras para seu entrave. Uma patente que não é explorada, não apenas não faz nada, mas ofende a quem quer fazer”.[1] Segundo o artigo 5 da CUP tal inércia constitui um abuso de seu monopólio. A exploração poderá se dar em alguma país membro da União européia ou mesmo pela importação do produto na França, desde que o titular esteja comercializando o produto patenteado em quantidade suficiente para atender as necessidades do mercado francês, salvo excusas consideradas legítimas como impedimentos legais que impeçam o titular de poder explorar sua patente. A jurisprudência[2] anterior a TRIPs não considera a importação como exploração da patente, contudo a lei de 18 de dezembro de 1996 se adequou as exigências do artigo 27 de TRIPs. As licenças compulsórias serão necessariamente não exclusivas conforme L.613-13. No caso de invenções dependentes de uma patente inicial, que representem um progresso técnico importante e um interesse econômico considerável, será possível uma licença compulsória para viabilizar a exploração deste segunda patente por parte de seu titular, pois “aperfeiçoar é contrafazer” (perfectioner, c’est contrefaire)[3] Os artigos 613-18 e 613-26 prevêem a possibilidade de licenças de ofício expedidas pelo Ministro encarregado da propriedade industrial de impor licenças de ofício (licence d’office) de modo a satisfazer as necessidades da economia nacional. Segundo Pollaud Dulian o texto é uma expressão de uma visão dirigista do Estado e de pouca aplicabilidade em uma economia liberal salvo nos casos de “períodos de crise e penúria particularmente graves”.[4]

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[1] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.336

[2] Paris, 2 maio 1962, Anales 1963, p.295; Rennes, 12 julho 1972 PIBD 1973-III-4

[3] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.342

[4] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.349