Impactos do fim do parágrafo único do artigo 40 da LPI

A restrição do tempo efetivo de vigência da patente contado de sua concessão, não garantindo um mínimo de tempo, pode conferir prejuízos ao titular em outros aspectos como, por exemplo, o direito a incentivos fiscais e rendimentos auferidos com licenciamentos de patente concedida.

Alguns incentivos fiscais, que a empresa pode usufruir, dependem da existência de uma patente concedida. A Lei nº 1196 de 21 de novembro de 2005 (conhecida como Lei do Bem) referente aos incentivos à inovação tecnológica nas empresas estabelece no artigo 19 § 3^o que a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), o valor correspondente a até 20% da soma dos dispêndios ou pagamentos vinculados à pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica objeto de patente concedida ou cultivar registrado [1]. O artigo 17, VI estabelece a isenção da empresa de pagar os 25% de imposto de renda retido na fonte sobre a remessa de dinheiro gasto para o depósito de patentes no exterior [2] . Por esta Lei (artigo 17, I) os gastos das empresas com custos e despesas operacionais incorridos na execução de um projeto de P&D serão deduzidos do lucro, no exercício em que tiverem sido incorridos, computando-se um valor de 20% adicionais, caso este mesmo projeto seja objeto de patente concedida (artigo 19, § 3). Denis Barbosa, contudo, argumenta que “A supressão do parágrafo único do artigo 40 não ocasionará nenhuma diferença quanto à fruição desse benefício fiscal. Segundo a lei, e a legislação tributária, é necessário manter a contabilização das despesas em regime especial até a concessão; e isso independe da duração da patente ou o cultivar. Ainda que a concessão se faça após a expiração do prazo da patente. O efeito, porém dependerá da existência de lucro no exercício da concessão”.[3]

Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao licenciamento de patentes. A incerteza quanto a concessão da patente pode implicar em menor quantidade de receitas auferidas pelo licenciante titular da patente. João Assafim mostra que o risco é um elemento que deve ser levado em consideração na remuneração a ser acordada em acordos de licenciamento. A patente, que constitui o objeto de um contrato de licença, em caso de nulidade, poderá representar a nulidade do contrato de licença.[4] Os contratos de licenciamento de pedidos de modelo de utilidade não podem prever remuneração, por se tratar de uma expectativa de direito. Dessa forma os Certificados de Averbação são emitidos com valor nulo. Assim que o direito é concedido a empresa solicita a alteração do Certificado de Averbação com valor definido, em que prazo do pagamento é estabelecido retroativamente a data em que foi feito o requerimento ao INPI. No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria do Ministério da Fazenda nº 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91. Estes percentuais se baseiam no setor de atividade da empresa.[5] A eliminação de uma garantia de tempo de vigência mínimo para a patente, contados de sua data de concessão, pode impactar negativamente na negociação dos valores remuneratórios em contratos de licenciamento de patentes.

Segundo Ediney Chagas e José Muniz o atraso na concessão de patentes pelo INPI tem impacto negativo no licenciamento de tecnologias desenvolvidas pelas universidades [6]. Julia Paranhos ao investigar a interação entre universidades e empresas farmacêuticas conclui que o atraso no exame de patentes pelo INPI tem sido apontado pelos pesquisadores como uma barreira às pesquisas no país, face à incerteza prolongada em se saber se afinal aquela tecnologia com pedido depositado de fato terá a patente concedida ou se constitui conhecimento de domínio público.[7]

Com a garantia de um tempo mínimo de vigência da patente após a concessão garantido pelo parágrafo único do artigo 40 da LPI, em casos de atrasos excessivos do INPI a vigência total da patente de invenção pode superar os vinte anos mínimos exigidos pelo TRIPs, Anna Jannuzzi e Alexandre Guimarães[1] o parágrafo primeiro do Artigo 40 que garante um período mínimo de vigência de dez anos contados da concessão da patente constitui um instrumento que extrapola os parâmetros mínimos de proteção previstos no TRIPs. Uma amostra de patentes de medicamentos depositadas entre 1995 e 2010 mostra que em 1997 apenas 38% se utilizavam deste dispositivo do Artigo 40, ao passo que em 1998 este índice chegou a 85% e para as patentes com anos de depósito posteriores praticamente todas as patentes concedidas no setor são concedidas por mais de vinte anos por conta deste dispositivo legal.[8] O fato de conceder patentes com mais de 20 anos exerce uma pressão, por parte de diversos segmentos organizados da sociedade, para que se encontre uma solução para os atrasos de exame pelo INPI.  na medida em que este dispositivo for retirado, ou seja, independente dos atrasos do INPI, a vigência da patente invariavelmente ficar mantida em vinte anos, irá significar, que a pressão para solução do backlog no INPI, embora ainda presente, será menor do que a observada atualmente. 

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[1] WEISZ, Joel. Mecanismos de apoio à inovação tecnológica, Brasília: Protec,Senai,MCT, 2006, p. 21.

[2] WEISZ.op. cit.p. 22.
[3] Conforme mensagem de 02/05/2004 postada no Grupo de Direito da Propriedade Industrial do facebook. https://www.facebook.com/groups/direitopropintelectual/662883053760253

[4] ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil, Rio de Janeiro:Lumen Juris,2010, p.191

[5] http://www.inpi.gov.br/images/docs/modalidades_contratuais[modo_de_compatibilidade.pdf

http://www.ids.org.br/idsnew/arquivos/con_%20transferenciatecnologia_2507b_baixa.pdf

[6] CHAGAS, Ediney Neto; MUNIZ, José Norberto. Propriedade Intelectual e Pesquisa nas Instituições de Ensino Superior. Viçosa: UFV, 2006, p. 131.

[7] PARANHOS, Julia, Interação entre empresas e instituições de Ciência e Tecnologia: o caso do sistema farmacêutico de inovação brasileiro, Eduerj:Rio de Janeiro, 2012, p.196
[8] JANNUZZI, Anna; VASCONCELLOS, Alexandre. Um estudo sobre a concessão de patentes de medicamentos no Brasil e suas implicações para a continuidade do êxito na política de medicamentos genéricos.  ALTEC 2013 Proceedings.  Políticas e Gestão de Ciência e Tecnologia nos espaços Latino-Iberoamericanos. 27-31 outubro 2013, Porto, Portugal