Oposições ou subsídios ?

O site PeerToPatents[1] promoveu em julho de 2007 um projeto piloto em cooperação com o USPTO e a New York Law School no sentido de estimular a apresentação de subsídios ao exame de patentes. A iniciativa tem o apoio de empresas como a General Electric (GE), Hewlett-Packard (HP), International Business Machines (IBM), Microsoft e Red Hat. Em um ano de projeto, foram cadastrados cerca de 2 mil usuários e submetidos 173 documentos como anterioridades de 40 pedidos de patentes.[2] Relatório preliminar do programa mostra que 70% dos examinadores consideraram os resultados encorajadores e que o programa deveria ser incorporado à sua prática de exame como forma de proporcionar melhores resultados nas buscas de patentes.[3] A legislação norte-americana prevê a participação de subsídios nos procedimentos de reexame (35 USC § 311, 318), porém segundo Mark Lemley este sistema é pouco utilizado uma vez que a apresentação de tais subsídios na fase administrativa exclui o mesmo requerente de questionar posteriormente a patente em litígio. [4] Ademais o próprio instituto de reexame é pouco utilizado. Dados de 2000 a 2004 mostram que de cerca de 1,6 milhão de depósitos realizados no USPTO, foram concedidos no mesmo período aproximadamente 900 mil patentes sendo que apenas 53 solicitações de reexame.[5]

Outra possibilidade de subsídios nos Estados Unidos são os protestos apresentados por terceiros durante a pendência de um pedido de patente prevista no 37 C.F.R. § 1291[6] ou mesmo após a concessão da patente prevista no 37 C.F.R. § 1501.[7] Antes de 1999 quando os pedidos mantinham-se em sigilo até a data de concessão a possibilidade de apresentação de terceiros de subsídios por terceiros por este dispositivo era bastante reduzida na prática. De qualquer forma terceiros não participam do processo de exame, limitando-se a apresentar documentos considerados relevantes ao exame. [8] Jay R. Thomas argumenta que a melhoria de qualidade no exame de patentes necessariamente deve se orientar no sentido de atrair mais subsídios de terceiros, que deveriam ser estimulados a participar com algum tipo de bônus.[9]

Na Europa o Artigo 115 da EPC autoriza que terceiros apresentem documentos relevantes como subsídio ao exame, embora não seja um instrumento comumente utilizado uma vez que terceiros preferem apresentar suas anterioridades na fase de oposição onde terão o controle de expor o contexto em que esta documentação deva ser usada do que simplesmente apresentá-la ao examinar sem a oportunidade de se manifestar sobre ela.[10]

Em 2000 ainda sob o grande impacto na mídia contra a patente de one click shopping da Amazon, foi lançado o site Bountyquest pela CKM Digital com a proposta de coletar documentos de anterioridades para subsidiar litígios judiciais em patentes em troca de bônus para os melhores documentos. Para a patente da Amazon foram premiados três contribuições, muito embora nenhuma delas pudesse ser utilizada contra todas as reivindicações da patente. [11] Alguns meses após concedido o prêmio um novo subsídio apresentou um documento muito mais relevante. A grande quantidade de documentos, muitos dos quais de pouca relevância e a dificuldade de transmitir o conteúdo da patente em uma linguagem de fácil acesso ao público pouco acostumado com os meandros jurídicos de um documento de patente tornaram a iniciativa pouco promissora passada a euforia inicial da proposta.[12] Ademais os documentos acabaram sendo de pouca valia para o litígio entre a Amazon e a Barnes & Noble que terminou em acordo. Em 2003 o site já havia sido retirado do ar por perda de patrocinadores. [13]

Os escritórios do USPTO em 2008-2009 e posteriormente da Austrália em 2009 lançaram o projeto peer to patent,[14] que estimulava a participação da sociedade na busca de subsídios ao exame com apresentação de documentação que possa servir nas buscas.[15] Durante sua fase piloto no USPTO o projeto representou um acréscimo de 2000 vezes no número de subsídios ao exame apresentados no USPTO. A incidência de literatura NPL foi de quatro vezes superior ao índice de NPL encontrada nos procedimentos usuais de subsídios.

No projeto peertopatent um grupo de revisores pré selecionava os documentos antes que fossem enviados ao USPTO. Um máximo de dez documentos é submetido ao USPTO. Como a lei norte-americana proíbe subsídios de terceiros este projeto para não ser ilegal requeria o consentimento do depositante do pedido de patente para ser submetido ao projeto. Como compensação, o pedido de patente é examinado prioritariamente. O examinador podia contudo continuar realizando suas próprias buscas. Esta via constituía apenas um novo banco de dados onde pode consultar documentos para busca, com a vantagem de trazer um número significativamente maior de documentos NPL. Cerca de 90% dos examinadores que participaram do piloto consideraram a qualidade dos documentos apresentados útil e relevante para o exame. Cerca de 75% dos examinadores recomendaram a prática para o exame regular de pedidos de patente.

Um estudo de Kimberlle Weatherall avalia o sistema administrativo de oposição na Austrália em que terceiros podem, dentro de um prazo limitado de três meses, apresentar subsídios ao exame, antes da concessão da patente (pre-grant).[16] Muitos países abandonaram a experiência de oposição antes da concessão optando pela oposição após a concessão (post grant) diante do uso indevido do sistema anterior como forma de atrasar o exame de patentes. Assim, abandonaram o sistema de pre grant opposition: a Inglaterra pelo Patent Act de 1977[17], Japão em 1 de janeiro de 1996, China em 1992 e Taiwan em 2004.[18]  O Industrial Property Advisory Committee (PAC) australiano em estudo de 1984 recomendou o fim do sistema de oposição anterior à concessão, porém esta recomendação não foi acatada no Patent Act. Em 2010 o Advisory Council on Intellectual Property (ACIP) após analisar o dispositivo de pre grant opposition não indica qualquer necessidade de revisão diante da falta de evidências conclusivas que justificassem uma mudança[19]. 

O estudo de Kimberlle Weatherall examina 2361 pedidos de patente depositados entre 1980 e 2006 e que sofreram um procedimento de oposição. A média de pedidos depositados que sofreram pedidos de oposição é de apenas 0.8% do total, mantendo-se estável ao longo do período de estudo. Percentualmente as áreas tecnológicos com maior percentual de pedidos de oposição em relação aos depósitos realizados são metalurgia (2.24%), revestimentos (2.05%), tecnologia espacial (1.99%) e engenharia civil (1.63%), petróleo (1.44%), biotecnologia (1.36%) e fármacos (1.32%) o que mostra que a ocorrência de oposições é dependente da área tecnológica. Quanto ao atraso no exame provocado pelo procedimento de oposição (o sistema prevê a resposta do depositante e réplica pelo oponente, com três meses para cada etapa) , o estudo mostra uma média de 2,37 anos, um tempo considerado significativo. Cerca de 80% dos procedimentos de oposição não tem decisão de mérito por abandono do oponente no processo, por exemplo, por terem as partes chegado a alguma acordo. Os dados mostram que cerca de 75% dos pedidos que sofreram oposição terminaram concedidos, ainda que com emendas no pedido. A maior parte dos pedidos que sofrem oposição (32%) é de pedidos com origem na Austrália. Dos pedidos de oposição que tem o mérito julgado, 60% resultam em emendas do pedido, 32% em concessão da patente e apenas 10% em indeferimento. Das oposições que apresentaram documentos de anterioridade contra novidade e atividade inventiva do pedido em exame, no caso de documentos patentário o índice de aproveitamento de tais documentos é de cerca de 33% enquanto que para literatura não patentária de apenas 20%.

---

[1] http: //www.peertopatent.org/main/education.

[2] PeerToPatent First anniversary Report. The Centre for Patent Innovations, New York Law School. jun. 2008. http: //dotank.nyls.edu/communitypatent/P2Panniversaryreport.pdf.

[3] DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambrige University Press:United Kingdom, 2010, p.329

[4] BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark, A. The patent crisis and how the Courts can solve it. The University of Chicago Press, 2009, p.22 (nota 8)

[5] DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambrige University Press:United Kingdom, 2010, p.69

[6] http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1901.html

[7] http://www.bitlaw.com/source/37cfr/1_501.html

[8] MERGES, Robert; MENELL, Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen Publishers, 2006. p.162

[9] THOMAS, Jay. Collusion and Collective Action in the Patent System: A Proposal for Patent Bounties, University of Illinois Law Review, Vol. 2001, No. 1, Pp. 305-353, 2001 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=248439

[10] GUELLEC, Dominique; POTTERIE, Bruno van Pottelsberghe de la. The economics of the european patent system. Great Britain:Oxford University Press, 2007, p.218

[11] http://www.oreillynet.com/pub/a/policy/2001/03/14/bounty.html

[12] http://oreilly.com/pub/a/oreilly/ask_tim/2003/bountyquest_1003.html

[13] http://en.wikipedia.org/wiki/Public_participation_in_patent_examination

[14] http: //en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-Patent.

[15] http: //www.peertopatent.org/.

[16] WEATHERALL, Kimberlee; ROTSTEIN, Fiona; DENT, Chris; CHRISTIE, Andrew. Patent oppositions in Australia: the facts, UNSW Law Journal, 2011, v.34, p.93-135

[17] The British patent system: report of the committee to examine the patent system and patent Law, H.M. Stationery Office, Cmmd v.4407 (1970)

[18] Post Grant patent invalidation in China and the United States, Europe and Japan: a comparative study, 2004, v. 15 Fordham Intellectual Property Meida & entertainment Law Journal, p,273-298

[19] http://www.acip.gov.au/reviews/all-reviews/review-patent-enforcement/